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Damos respuesta a su comunicación (...), mediante la cual consulta si debe registrarse como inversión de capital del exterior en Colombia el registro que realice un no residente de una marca extranjera ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y/o la concesión del uso de dicha marca a un residente. Aclara en su consulta que la finalidad del registro de la marca ante la SIC es ceder en Colombia los derechos de explotación de esa marca a un residente a cambio de unas regalías.

Al respecto, son pertinentes los siguientes comentarios

1. El nuevo concepto de inversión de capitales del exterior introducido por el Decreto 119 de 2017 ¹ reconoce las diferentes formas de adquirir la titularidad de los activos definidos como inversiones de capitales del exterior por parte de no residentes, a cualquier título (oneroso o gratuito), por lo que se elimina la lista taxativa de modalidades que establecía el artículo 2.17.2.2.2.1. del Decreto 1068 de 2015.

2. El nuevo artículo 2.17.2.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015 dispone que inversión de capitales del exterior en Colombia es toda aquella que se realice sobre los activos allí señalados, siempre que hayan sido adquiridos por un no residente a cualquier título, en virtud de un acto, contrato u operación lícita, sujeto a los términos y condiciones previstos en el Título 2 del mismo Decreto y en las demás normas sobre la materia.

3. El mencionado artículo, entre otros activos, define que se considera inversión de capital del exterior directa la que se realice sobre: “(…) V). Las participaciones o derechos económicos derivados de actos o contratos, tales como los de colaboración, concesión, servicios de administración, licencia, consorcios o uniones temporales o aquellos que impliquen transferencia de tecnología, cuando estos no representen una participación en una sociedad y las rentas o ingresos que genera la inversión dependan de las utilidades de la empresa. (…)” (Negrilla fuera del texto).

4. En relación con las participaciones o derechos económicos derivados de actos o contratos, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

i). La inversión debe efectuarse mediante el vehículo de actos o contratos, tales como: de colaboración, concesión, servicios de administración, licencias o aquellos que impliquen transferencia de tecnología y en general todos aquellos contratos tecnológicos; 

ii). La participación contractual debe ser exógena a la sociedad, es decir que los aportes no pueden representar una participación en el capital de la sociedad; 

iii). El propósito es participar en las utilidades de la empresa no en el capital de la sociedad; 

iv). Las rentas del inversionista deben corresponder a las utilidades de la actividad económica organizada (empresa ). ²

5. El artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que “El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.”

6. La SIC en concepto 02075582 del 30 de Agosto de 2002 define que “el contrato de licencia de marca es típico por cuanto sus requisitos se encuentran previstos en la ley [1] y puede definirse como el "convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciatario, a cederle o concederle el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago del pago de una remuneración (regalía) [2] por parte de este último" [3].

A su vez el Tribunal Andino de Justicia ha determinado respecto del contrato de licencia que, "La licencia es uno de los contratos que puede realizar el titular de un derecho subjetivo sobre la marca, el que junto a la cesión son las figuras principales dentro del campo de las negociaciones comerciales que suelen presentarse.

"Las negociaciones sobre licencia serán documentadas a través de un convenio o contrato celebrado entre el licenciante y el licenciatario, acto contractual que se regirá además por las normas internas de cada país miembro que regulen la contratación privada." [4]

[1] Código de Comercio, artículo 594: "El contrato de licencia contendrá estipulaciones que aseguren la calidad de los productos o servicios producidos o prestados por el beneficiario de la licencia. El titular de la marca ejercerá control efectivo sobre dicha calidad y será solidariamente responsable frente a terceros por los perjuicios causados.

"A petición de cualquier persona o de oficio, la oficina encargada del control de normas y calidades tomará las medidas adecuadas para garantizar dicha calidad e impondrá las sanciones que fueren del caso."
[2] Sin perjuicio de lo señalado, nótese que las licencias de marca pueden también ser gratuitas.
[3] LAFONT PIANETTA, Pedro, Manual de Contratos, Tomo I, Ediciones Librería El Profesional, Bogotá, 2001, página 446.
[4] Tribunal Andino de Justicia, proceso 30-IP-97.”

7. De acuerdo con lo anterior, el registro que realice un no residente de una marca extranjera ante la SIC no genera automáticamente el derecho al no residente de registrar una inversión extranjera.

8. Ahora bien, la concesión del uso de la marca que efectúa el no residente al residente, para que este último la explote a cambio del pago de unas regalías, es viable registrar como inversión extranjera en actos o contratos siempre que no exista contrato de sociedad entre el residente y no residente y las rentas del inversionista (no residente) correspondan a las utilidades de la actividad económica organizada. En este caso, el giro al exterior de las utilidades se debe canalizar a través del mercado cambiario mediante el suministro de los datos mínimos por concepto de inversiones internacionales (Anterior Formulario No. 4).

(...)"

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¹ Modifica el Régimen de las Inversiones Internacionales (Decreto 1068 de 2015).
² Código de Comercio. ART.25.- Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio.